近期,最高人民法院就某美国知名农药企业的某化合物发明专利权无效行政纠纷案(案号(2024)最高法知行终1136号,下称“本案”)作出二审判决,撤销一审判决,并确认涉案专利在专利权人提交的修改后权利要求的基础上维持专利有效。北京己任律师事务所在本案一审败诉后的不利局面下接受客户委托代理二审,最终助力客户实现关键性翻案,取得重大胜诉。本案已被收录于《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要(2025)》,彰显了该案在技术类知识产权案件审理中的典型意义和重要参考价值。

本案经办律师为夏锋律师、马春生律师、成如意律师。

本案关联的民事侵权案件中,己任代理某美国知名农药企业依据上述化合物发明专利对侵权人提起专利侵权诉讼,在一审阶段获得胜诉判决,一审法院认定被告构成专利侵权且有主观故意,因此适用最高的5倍惩罚性赔偿。目前该民事案件尚在二审程序中。




本案的核心法律问题,在于无效程序中马库什权利要求的修改的接受标准——这是专利实务中极具争议性和复杂性的前沿问题。此前,最高人民法院曾在(2016)最高法行再41号判决中,明确在无效程序中马库什权利要求要素删除式修改应从严限制的基本立场。

本案中,在无效宣告请求审查阶段,国知局接受了涉案专利权利人对权利要求的修改,并维持有效。一审法院基于从严限制的裁判思路,认定权利要求的修改是不可接受的,撤销了国知局的上述审查决定,形势十分严峻。

在此背景下,己任团队于二审阶段接受委托后,深入研究马库什权利要求修改规则的法律适用问题,并结合该领域的技术特点,以及权利要求保护的化合物特性,通过逻辑缜密的专业法律分析,精心制作扎实的可视化说明材料,向最高人民法院清晰、直观地呈现了涉案专利权利要求修改的合法性与合理性。最终,最高法院接受了己任团队的观点,认定涉案专利权利人在无效程序中对权利要求的修改是可以接受的。最高院在《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要(2025)》将本案二审判决的裁判要旨概括为:将马库什权利要求修改为说明书明确记载的且落入马库什权利要求保护范围的具体化合物的,不属于对马库什要素的任意删除,一般而言,该种修改未超出原说明书和权利要求书记载的范围以及社会公众对于专利权保护范围的合理预期,应予接受。

本案判决为关联民事侵权案件明确了专利权的保护范围为民事案件的侵权认定以及赔偿奠定了坚实基础,充分保障了专利权人在中国市场的核心专利权益。

本案是己任在复杂专利行政诉讼领域的又一标志性胜诉案例,体现了己任团队在高难度专利案件中的卓越专业能力。

同时,本案二审判决在既有从严限制马库什权利要求修改的裁判原则基础上,进一步细化和明确了可接受修改的具体判断标准,对于今后同类案件具有重要的参考意义,关于马库什权利要求修改问题的分析和本案详细解读请见下文。

 一、

马库什权利要求

马库什权利要求是化学与医药领域常见的一类化合物权利要求写法,一般采用概括式的“母核部分”与“可变的取代基部分”相结合的表达方式,使得专利权人能够在一个权利要求中覆盖结构与性质相近、数量较大的化合物,从而简化权利要求的撰写方式。

从制度渊源看,马库什权利要求是从美国的专利制度借鉴而来,美国化学家尤金∙马库什首次使用了该种撰写方式,由此命名。

例如,《专利审查指南》中一个化合物马库什权利要求的举例:

权利要求1:通式为

图片


的化合物,式中R¹为吡啶基;R²-R⁴是甲基、甲苯基或苯基, ……该化合物是用作进一步提高血液吸氧能力的药物。

马库什权利要求使专利权人能够以一个权利要求覆盖结构与性质相近、数量较大的化合物,从而简化权利要求的撰写形式。实践中往往是:专利权人先研发并验证若干具体结构的化合物,确认其具有特定性质,在此基础上,对化合物中的部分取代基进行替换后,通常可以合理预期替换后的化合物仍将保持类似的特定性质。通过说明书的概括性记载与本领域的技术性常识,本领域技术人员可以合理预期,权利要求所覆盖的通式化合物具有类似的性质。

马库什权利要求通过简化撰写方式,可以对相对较大范围的化合物通式进行保护,可以有效避免他人仅通过替换某些具体取代基就轻易绕开专利,使得专利权人的研发投入更有可能得到回收,从而发挥对创新的保护与激励功能。

从审查规则角度看,《专利审查指南》在第二部第六章第2.2.1单一性的审查原则部分,指出“在同一项权利要求中作为并列选择的技术方案要求保护…经常出现在马库什权利要求中”,马库什权利要求单一性的审查适用第二部分第十章第8.1节的规定。进一步地,《专利审查指南》第二部分第十章第8.1.1节解释,马库什权利要求为“限定多个并列可选择要素”的表达方式,“如果一项马库什权利要求中的可选择要素具有相类似的性质,则应当认为这些可选择要素在技术上相互关联,具有相同或者相应的特定技术特征,该权利要求可被认为符合单一性的要求。这种可选择要素称为马库什要素。”

马库什权利要求的这种撰写方式,也可能存在一些保护范围是否过宽的问题。在专利申请阶段,专利权人也可能出于“跑马圈地”的目的,将权利要求范围刻意撰写得比较宽泛,从而存在获得超过其创新贡献相应程度的保护范围之可能性。

 二、

马库什权利要求的集合论、整体论之争

由于马库什权利要求具有“通式+多变量+多可选项”的特殊撰写方式,其性质究竟应当被理解为并列技术方案的“集合”,还是一个不可分拆的“整体”技术方案,在较长一段时间以来都存在争议。而这种性质认定并非纯粹的理论问题,它会直接影响新颖性、创造性审查,在后选择发明与优先权判断,以及专利无效程序中权利要求修改的边界等多个方面。

围绕其性质的解释,主要形成了两种观点:集合论与整体论。

集合论 

集合论认为,马库什权利要求是在一项权利要求中限定多个并列的可选择要素,一个权利要求中包含多个变量,而每个变量又列举多个不同的选择项,权利要求的保护范围由这些并列可选项的组合所界定。

在化合物场景下,集合论进一步主张:通过对各变量选项的选取所确定的每一个具体化合物,都是彼此并列、相互独立的技术方案。马库什权利要求本质上是多个并列技术方案的集合,各要素可以相互替代并实现相同或相近的技术效果。

为便于理解,可以将其比喻为“容器中的乒乓球”,每个具体化合物相当于一颗乒乓球,马库什权利要求则相当于装着许多乒乓球的容器。在无效程序中对权利要求进行修改时,删除并列技术方案就像从容器中取出若干乒乓球——通过“删除”来缩小保护范围。集合论据此认为,这类删除并不会使专利权人获得额外利益,也不会损害公众利益,因此应当允许对马库什要素作任意的删除式修改。

整体论 

整体论则认为,马库什通式中多个变量及其每一变量的多个可选择要素共同构成一个整体技术方案,其结构具有多层级、树杈式展开特征,并非多个独立技术方案的简单汇总。

在整体论框架下,对任一变量或任一选项的删除,可能形成一个此前未被稳定界定的“新的、缩小的中间保护范围”;甚至可能导致把说明书中提及但在授权权利要求中从未主张保护的某些“具体化合物”纳入新的权利要求之中。如此一来,将显著影响社会公众对授权专利范围的信赖与预期,并可能直接扼制后续选择发明的可能性,反而背离“缩小权利要求范围有利于公众利益”的制度初衷。因此,整体论通常主张,在无效阶段不应允许删除任一变量的任一选择项。


司法裁判的定性与修改规则:41号判决的指引 

最高人民法院在(2016)最高法行再41号判决(下称“41号判决”)中对于马库什权利要求的性质作出一明确界定,并对无效阶段的修改方式提出了明确指引。

该判决书采纳了“整体论”,认为“马库什权利要求应当被视为马库什要素的集合,而不是众多化合物的集合,马库什要素只有在特定情况下才会表现为单个化合物,但通常而言,马库什要素应当理解为具有共同性能和作用的一类化合物。如果认定马库什权利要求所表述的化合物是众多化合物的集合,就明显与单一性要求不符”。

“在无效宣告请求阶段对马库什权利要求进行修改必须给予严格限制,允许对马库什权利要求进行修改的原则应当是不能因为修改而产生新性能和作用的一类或单个化合物”。

“如果允许专利申请人或专利权人删除任一变量的任一选项,即使该删除使得权利要求保护范围缩小,不会损伤社会公众的权益,但是由于是否因此会产生新的权利保护范围存在不确定性,不但无法给予社会公众稳定的预期,也不利于维护专利确权制度稳定。”

 三、

目前我国无效程序中马库什权利要求修改规则

根据审查指南的规定,专利权利要求修改需要遵循的一般原则是:

(1)不得改变原权利要求的主题名称。

(2)与授权的权利要求相比,不得扩大原专利的保护范围。

(3)不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

(4)一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。在满足上述修改原则的前提下,修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。

审查指南中并未对马库什权利要求修改直接做例外限制,然而在无效程序和司法实践中,尤其是41号判决做出后,对马库什权利要求在专利无效宣告程序中修改始终秉持着严格限制的原则1,基本上认定对于马库什化合物可变基团删除的修改方式不被允许。

 四、

本案体现的马库什权利要求修改的修正与细化

本案于2025年底做出二审判决,最高院认为,将涉案终产物权利要求和对应的中间体权利要求从马库什权利要求修改为具体的单个化合物的修改,符合专利法和审查指南的规定,应予接受。需要强调的是,本案并非对41号判决所确立规则的突破或修改。实际上,本案是在41号判决强调“无效阶段修改从严把握”的框架之内,对何种类型的马库什权利要求修改可以被认定为“可接受修改”,所作出的修正和细化,对于“可接受修改”标准的进一步明确化。

在专利无效阶段,涉案专利权利要求1(终产物)进行了修改,如下表所示:

修改前

修改后

1.选自式1的化合物或其N-氧化物

图片

其中

R1是CH3、F、Cl

或Br;

R2是F、Cl、Br、I

或CF3

R3是CF3、Cl、Br

或OCH2CF3

R4a是C1-C4烷基;

R4b是H或CH3;和

R5是Cl或Br;

或其农业上适用的盐。

1.式1的化合物,或其农业上适用的盐

图片

其中

R1是CH3;

R2是Cl;

R3是Br;

R4a是CH3;

R4b是H;和

R5是Cl。


8.权利要求1的化合物,选自:

……

式1的化合物,其中

R1是CH3;

R2是Cl;

R3是Br;

R4a是CH3;

R4b是H;和

R5是Cl;

……

删除

专利权人对权利要求1中终产物的中间体化合物权利要求的修改为如下:

修改前

修改后

18.式2的化合物

图片

其中

R1是CH3、F、Cl

或Br;

R2是F、Cl、Br、I

或CF3

R3是CF3、Cl、Br

或OCH2CF3;和

R5是Cl或Br。

11.式2的化合物

图片

其中

R1是CH3;

R2是Cl;

R3是Br;

R5是Cl。

19.式4的化合物,

图片

其中

R3是CF3、Cl、Br

或OCH2CF3;和

R5是Cl或Br。

12.式4的化合物,

图片

其中

R3是Br;和

R5是Cl。


在专利无效程序中,国家知识产权局接受了上述修改,并在此基础上维持专利有效。

本案一审法院认为上述修改不可接受,理由是原权利要求1以马库什方式并列保护“式1化合物 / 其N-氧化物 / 其农业上适用的盐”三个并列的概括性技术方案,并非具体化合物及其衍生物的简单集合。原权利要求8虽列出16个具体化合物并包含其中第10个,但并未限定该具体化合物的农用盐,因此修改后权利要求1将该具体化合物的农用盐纳入保护范围并非由《专利审查指南》允许的修改方式获得,且超出社会公众基于既有规则的合理预期。对于修改后权利要求11、12(中间体相关),一审法院认为原权利要求18、19仅限定式2、式4化合物本身,未明确其为制备终产物的中间体,且说明书显示终产物/式2均存在多种制备路径,即使终产物被限定为第10个具体化合物,本领域技术人员也无法无疑义反推出对应的具体式2、式4化合物,故该等修改同样超出公众合理预期。

对于独立权利要求及其从属权利要求的多种修改方式的同时适用问题,首先涉及对于从属权利要求中的技术方案的认定问题,即从属权利要求是否包含其所引用的独立权利要求中的全部技术方案。最高院认为,修改后的权利要求1是可以接受的修改方式。最高院认为,就权利要求1而言,结合权利要求主题名称、具体表述及本领域技术人员通读说明书后的通常理解,原从属权利要求8中的“权利要求1的化合物”应包含式1化合物及其N-氧化物和农业上适用的盐,且修改后的权利要求1所限定的具体化合物本就属于原权利要求8列举的16个具体化合物之一,因此,可从原权利要求8直接明确得到,即不同于任意删除马库什变量的修改,也符合公众对保护范围稳定性的合理预期。

针对中间体化合物权利要求的修改,就权利要求11、12而言,其系在原权利要求18、19基础上进一步具体化取代基,并且说明书方案1-3及实施例5-6清楚记载了从中间体化合物到终产物的合成路线及相应具体化合物的制备全过程,使本领域技术人员能够客观准确理解各化合物间对应关系,即可以确定权利要求11、12中的中间体化合物与终产物之间的对应关系。因此,对于权利要求11、12的修改,也未超出原说明书/权利要求书记载范围,也不超出公众合理预期,国知局与专利权人的上诉理由成立。

 五、

解读:本案对可接受的马库什权利要求修改方式给出了新的启示

首先,本案中,对马库什权利要求进行修改,将其限定为其从属权利要求中明确记载的某一具体的化合物,并不属于删除马库什要素的任一变量的任一选项,符合社会公众对保护范围的合理稳定预期,应当允许。这也与41号判决中所认定的标准并不冲突,而是在严格限制马库什权利要求修改的基调下,对于马库什权利要求的修改方式的进一步明确和细化。

其次,就本案中间体的权利要求修改而言,从形式上看,将马库什要素中的所有变量均简化为其中一个具体取代基,即将其确定为一个确定的中间体化合物。在终产物权利要求作出修改后,结合说明书对中间体与终产物之间紧密关系的明确记载,为保持技术方案的一致性,可以对中间体化合物作出的适应性修改。该等修改并不会超出社会公众对本专利权保护范围的合理预期,因此,应当允许这种适应性的修改。

由此进一步可以看到,尽管总体而言,我国对无效程序中马库什权利要求的修改采取较为严格的限制立场,但对于符合修改原则与规则、且未突破社会公众合理预期的修改方式,应结合个案事实进行实质判断,在依法保护专利权人创造性贡献与维护社会公众对保护范围稳定预期之间实现利益平衡。

本案也表明,在符合专利审查指南的修改方式的规则框架内,虽然对于马库什权利要求在无效阶段的可接受修改方式,总体原则是严格限制,但在符合该原则的基础上,仍存在进一步的细化与适用空间。


注释:

[1] 参考

https://mp.weixin.qq.com/s/9C1WxgArHuVXS9A6m0P3tg


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