编者按:

中国企业出海开展海外研发合作、技术并购或专利布局时,往往更关注专利权、技术所有权和商业化授权,却容易忽视科研成果背后的原始作者贡献、署名安排和学位论文等非专利文献的现有技术风险。本文评析的马来西亚判例正是一个典型提醒:一家生物技术公司将研究生论文中的研究方法、原始数据和图表用于专利申请,却未确认作者贡献,最终不仅被认定侵害著作人格权,相关专利亦因该学位论文构成现有技术而被宣告无效。

该案对中国企业的启示在于,海外知识产权布局不能只停留在“合同上取得了权利”或“专利已经提交”的层面。对于依赖高校合作、科研人员成果或境外团队研发的企业而言,成果来源、贡献确认、署名安排、人格权许可及非专利文献检索,都应成为出海知识产权合规的前置环节。否则,一个被忽视的作者名字,可能成为日后专利无效、侵权赔偿乃至企业声誉风险的起点。

——己任律师事务所合伙人 董雪


作者 :LAW Partnership - Suaran Sidhu 、Ashwinathan Selvanathan


引言

本案堪称研究生学术研究中极具警示意义的典型判例。马来亚大学牙医学院的一名硕士生花费数年时间进行干细胞研究,并在其硕士论文中详细记录了所有内容:

i. 研究方法;

ii. 原始数据;

iii. 研究图表。

该论文通过评审,她顺利取得硕士学位。然而,在论文发表一年后,一家生物技术公司提交了一项专利申请。该专利内容与她的研究成果惊人相似,而专利文件中却完全未标注该学生的相关署名信息。

上诉法院在“Veronica Sainik案”中作出的裁决,其核心争议虽为专利未署名的侵权问题,但该案裁判价值远不止解决一名科研人员的权利救济诉求。马来西亚法院首次以清晰、明确的裁判说理,界定著作人格权的保护边界,同时明确著作人格权遭受侵害时法院可采取的救济措施。


著作权的转让是否一并转移作者著作人格权?

初审高等法院最终驳回原告的全部诉讼请求,其裁判核心理由为:即便该案已查实被告确实对原告的学位论文内容实施了修改行为,但原告未能提交充分、有效的证据证明,案涉修改行为构成对作品的歪曲与割裂,且该行为已对其个人名誉、学术声誉造成实际损害。对此,上诉法院作出截然相反的裁判结论,其详尽、规范的裁判说理具备重要的学术参考与司法适用价值。

本案裁判的核心亮点之一,是法院清晰界分了著作财产权转让与著作人格权归属的法律边界。根据马来亚大学学位授予的通用声明规则,原告已按照马来西亚高校研究生的常规培养流程,将其学位论文对应的著作财产权转让至马来亚大学。法院在裁判中明确界定:著作财产权的转让行为具有独立性,该行为不附带、亦不移转任何著作人格权,二者权属相互独立、适用规则各不相同。

根据《1987年马来西亚版权法》第25条,精神权利是不可转让的:著作人格权具有不可让与性,无论作品财产权发生何种流转,著作人格权始终专属作者本人。这一原则已在“Syed Ahmad Bin Jamal诉吉隆坡市长案”[2011] 2 CLJ 569中确立,但“Veronica Sainik案”是马来西亚首个在实际发生著作权转让的情况下适用该原则的上诉判决,该判决直接反驳了“学生一旦签署转让著作权协议,便丧失对作品被滥用提出异议的权利”这一主张。


关于第25(2)(b)条规定的完整性权利,上诉法院认定初审法官犯了两个层面的错误:

i. 首先,尽管承认专利对学位论文进行了修改,但法官却未进一步询问这些修改是否在第25(2)(b)(i)条所指的意义上实质性地改变了作品。

ii. 其次,尽管发现图表完全相同且行文风格相似,但法官未能进一步审查这些改动是否可合理地被视为根据第25(2)(b)(ii)条对原告的荣誉或声誉造成不利影响。这两个子条款均需予以审查;而高等法院却未对任何一项进行审查。

上诉法院所适用的标准本质上是客观的。参照澳大利亚在Perez & Ors v Fernandez [2012] FMCA 2一案中的判决:原告无需举证自身声誉遭受实际、具象损害。裁判核心判断标准为:行为人对作品的处理方式是否具有贬损性,是否通过歪曲、删减、篡改作品,客观损害作者荣誉或声誉。被告方聘请的专家证人当庭确认:案涉专利与原告学位论文均基于同一组原始实验数据形成;专利全文直接使用原告附图却未标注来源;原告独创的研究方法经小幅修改后,被被告单方宣称系其自有技术成果。上诉法院据此认定,前述行为已充分构成侵害作品完整权。


专利无效裁定

上诉法院更进一步,依据《1983年马来西亚专利法》第56条宣告马来西亚专利号MY-166810-A无效,认定原告于2013年发表的学位论文构成现有技术,该现有技术完全预见了2014年8月提交的专利申请中的权利要求。

案涉专利虽因未按期缴纳续展费早已失效,但本案判决确认该专利自申请之日起即属无效。该裁判要点事实层面逻辑清晰,但释放关键实务指引:存放于公立大学的硕士学位论文,在专利授权审查、专利无效程序中均构成法定现有技术;专利申请阶段忽略学位论文检索的布局策略,不仅存在法律瑕疵,更自始具备被宣告无效的致命缺陷。


结论及本裁决的影响

马来西亚过往司法实践中,法院极少就著作人格权侵权判令高额赔偿金,判赔金额普遍偏低。尽管1987年《版权法》已明文创设著作人格权侵权诉因,但长期以来相关重大诉讼案件数量稀少。

Veronica Sainik案中,法院判决赔偿10万林吉特,外加10万林吉特的加重损害赔偿金,合计20万林吉特,并自提起诉讼之日起计息,这一判决传递出了全新的司法导向。

在马来西亚的知识产权案件中,加重损害赔偿相对罕见;本案中适用该赔偿方式,体现法院裁判观点:被告擅自侵占原告实验原始记录、全程拒绝承认原告成果贡献,且一审、上诉阶段持续无理由抗辩,并非无心疏漏,而是主观故意侵占他人学术成果。

从长远来看,这一裁决可能会对马来西亚的知识产权实务产生四项具体影响。

i

高校知识产权管理制度层面

马来西亚绝大多数公立大学将研究生转让学位论文著作财产权作为授予学位的前置条件。本案明确:即便该制度普遍施行,亦不会剥夺学生依法享有的著作人格权。高校若计划与产业合作方共同将学位论文数据用于商业专利申报,必须在科研合作协议中单独增设著作人格权许可条款;未约定该许可条款的,全部合作主体均将面临与本案原告同类的侵权索赔风险。

ii

专利申请尽职调查层面

商业专利数据库虽为现有技术检索核心工具,但开展全面新颖性检索时,在可行范围内必须同步检索高校公开知识库、学位论文数据库。该要求在生物技术、农产品加工、材料科学等马来西亚学术产出密集的技术领域尤为重要。优先权日之前已公开的学位论文,可在专利无效程序中作为现有技术否定专利新颖性;专利申请人检索遗漏该类文献的,无法以此作为对抗新颖性异议的抗辩理由。同时,学位论文能否作为有效现有技术,证明力强弱需结合论文公开时的可获取状态综合判定。

iii

 该裁决提高了学术不端争议的风险代价

此前,自身成果遭不当使用的学生仅有两种维权选择:校内学术渠道投诉,或自行承担高额成本提起版权侵权诉讼,且诉讼结果不确定性较高。本案确立:著作人格权侵权系独立诉因,与著作财产权侵权相互分离,原告无需举证自身产生经济损失即可胜诉。该规则将激励更多主体提起维权诉讼,不限于在校研究生,还包括科研人员、行业顾问、所有成果被第三方商用却未获署名的作品作者。

iv

 对名誉和声誉损害的举证标准

该判决填补了知识产权诉讼实务界长期以来面临的一个空白:即对名誉和声誉损害的举证标准。上诉法院采纳了“佩雷斯原则”(Perez principle):只要行为人实施贬损性使用行为,即可直接认定构成著作人格权侵权,原告无需大量证据证明自身声誉实际受损。仅需提交两类证据即可完成举证:一是证明被告修改、挪用作品的客观证据;二是对应行业(本案为学术科研领域)通行规范的专家证人证言。


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本篇是“Rubicon Collective-己任海外法律服务团文章系列”的第八篇,由己任海外法律服务团-马来西亚LAW Partnership律师Suaran Sidhu、Ashwinathan Selvanathan撰写。文章仅代表作者观点,不视为己任律师事务所正式法律意见或建议。


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