一周前，笔者在《知产前沿》发表了《中国跨境电商在美被诉商标侵权的最新进展——以伊利诺伊州北区联邦地区法院为例》，讨论了中国跨境电商在美涉嫌商标侵权诉讼的总体趋势、案件特点、以及法律正当程序问题，并提出对策和建议。本文讨论关于商标侵权“附表A”案件的管辖、送达、临时禁令的送达、担保金的计算以及商标侵权判断的最新进展。

中国跨境电商在美被诉商标侵权的主战场——伊利诺伊州北区联邦地区法院

图一：位于“风城”芝加哥市中心的伊利诺伊州北区联邦地区法院大楼外景 （图片来自网络）

芝加哥因受到毗邻密歇根湖的影响，冬季多风，素有“风城”之称。中国跨境电商在美被诉商标侵权的主战场——伊利诺伊州北区联邦地区法院，就位于“风城”芝加哥市中心的湖畔。

伊利诺伊州北区联邦地区法院目前由23位全职联邦法官Active District Judge和15位资深联邦法官Senior District Judge组成。该法院受理的案件类型主要有大量的高频诉讼专利原告和反假冒案件，以及相当多的刑事类案件。摩托罗拉公司诉中国企业海能达公司商业秘密及版权侵权案，就是该法院近年审理的“大要案”。该院于2020年2月14日通过陪审团裁决的形式，认定中国企业海能达公司构成侵权，判令向美国摩托罗拉公司支付超过50亿元人民币的天价损害赔偿及惩罚性赔偿。^[1]

美国有90多个地区法院，但在2023年超过60% 的商标诉讼仅在其中的7个地区法院进行，呈现管辖高度集中化。其中，伊利诺伊州北区联邦地区法院已经成立全美商标诉讼权利人的“优选地”，该院于2023年受理商标案件839件，超过全美联邦地区法院受理商标侵权案件总数的超过1/5，其中88%的案件又都属于“附表A”商标侵权案件。^[2]

有意思的是，伊利诺伊州北区联邦地区法院和其上诉法院——联邦第七巡回上诉法院都坐落在同一幢联邦法院办公楼里，上诉法院则位于办公楼较高楼层。两周前，笔者有幸参加了联邦第七巡回上诉法院的年度会议。和一位去年新任命为联邦第七巡回上诉法院的亚裔上诉法官聊天时，他自我介绍说，之前担任伊利诺伊州北区联邦地区法院联邦法官多年，并打趣道，“换工作”很容易，只需要将办公室从20楼搬到27楼。

NBA Properties Inc.案：第七巡回上诉法院重申美国法院对中国跨境电商具有司法管辖权

根据兰哈姆法案第1114节的规定，即使没有其他实质活动，允诺销售侵权或假冒商品的行为足以构成商标侵权和假冒商标的法律责任。并且，非美国居民的被告可以在任何地区法院被起诉。^[3]

联邦法院在判定是否对跨境电商行使司法管辖权时，会评估多个因素，包括被告此前是否在司法管辖区内进行过实质性的销售承诺或销售行为，并结合允诺销售产品是否与诉讼相关等因素，来决定对被告是否具有司法管辖权。此实践体现了法院对与特定司法管辖区内消费者及产品的直接联系所持重视态度。

NBA Properties Inc. v.  HANWJH一案中，商标权利人NBA Properties Inc. 起诉商标侵权“附表A”案件的众多被告通过亚马逊Amazon电商平台销售数百种假冒产品。根据法庭文件，被告之一HANWJH提供了41种不同尺码的篮球短裤，原告则指控存在虚假原产地标识和商标侵权。

第七巡回上诉法院最近维持了伊利诺伊州北区联邦地区法院的判决，认为“本案不需要我们开创新领域”，重申了地区法院对中国跨境电商行使司法管辖权有法律依据。理由在于，“HANWJH的行为与伊利诺伊州已经建立了足够的最低联系。HANWJH通过第三方电商平台亚马逊实施销售，并明确表示愿意将商品发货至目的地伊利诺伊州。” ^[4]

Luxottica Group S.p.A. 案：被告是否收到了合法的送达？

“电子邮件送达是否合法有效”是中国跨境电商通常会提出的一个主要程序性挑战。美国是《海牙送达公约》的签署方，该公约适用于在涉及外国司法辖区的当事人的送达，无论是司法文件还是非司法文件。大多数跨境电商都位于中国，而中国也是《海牙公约》的签署方。

然而原告代理人普遍认为，美国联邦民事诉讼规则第4(f)(3)条款赋予了法院裁定替代送达方法的裁量权，法院有权决定何时“特定案例的具体情况和需求”需要采用替代送达方式。^[5]

目前伊利诺伊州北区联邦地区法院的主流观点和做法是，原告无需尝试通过其他方法进行送达，包括通过《海牙公约》，然后才能要求法院根据美国联邦民事诉讼规则第4(f)(3)条款裁定替代送达。因为在商标侵权“附表A”诉讼中，跨境电商企业的性质以及未知或无法验证的实际地址，使得原告迫切需要获得禁令救济。具体来说，法院认可为了获得阻止侵权的禁令而需要迅速行动的必要性。承认通过电子邮件送达中国境内被告的有效性，认为这是一种“即时、可靠且可追溯的通知方式。”^[6]因为跨境电商依赖电子邮件来开展业务，并且在注册第三方电商平台时必须提供电子邮件地址。这些电子邮件地址由第三方电商平台进行了验证，而实际地址则没有经过验证。^[7]

值得一提的是，在Luxottica Group S.p.A. v. Partnerships & Unincorporated Associations Identified on Schedule “A”一案中^[8]，有6名被告应诉并且成功地提出了动议，认为原告通过电子邮件通知被告的方法不属于有效送达。被告在案件中提交了重要证据，即购买涉嫌商标侵权的产品装箱单上标注了中国的退货地址以及邮政快递的寄件包裹详情单，以证明被告具有可以验证的实际地址（在中国）。法官表示同意并认为，本案中原告不能试图通过“将证明适当送达的责任转嫁给被告，指责他们未明确可以用于送达程序的退货地址。”仅仅拥有所谓的“关于地址有效性的一般怀疑并不能使其在《海牙送达公约》下成为‘未知“的事实，被告被控提供假冒商品并不意味着每个列出的地址都是无效的或者他们在逃避送达。” 原告最后撤回了对该6名被告的起诉。

Blue Sphere案：“当事人可以选择法院，不可以选择法官”

在最近审理的Blue Sphere, Inc. v. The P'ships and Unincorporated Ass'ns Identified on Schedule A案件中^[9]，原告Blue Sphere公司于今年1月针对 218 名被告提起了商标侵权“附表A”诉讼。笔者在之前文章中曾经介绍过，在商标侵权“附表A”案件中，原告一般需缴纳10,000美元的担保金。然而，Seeger法官却要求原告按照每名被告缴纳1,000美元的标准交纳，从而导致原告需要支付总共需要支付247,000美元的担保金。原告辩称，由于涉案商品的售价仅为20美元，因此 247,000 美元的临时禁令担保金过高。然而，Seeger法官反驳认为，“如果是这样的话，人们不禁要问，原告寻求紧急禁令救济到底是否真的重要和必要？”

接下来，Seeger法官的担保金要求导致了一个新的发展趋势——“挑选法官”。就在Seeger法官要求原告缴纳总共247,000美元的担保金后不久，Blue Sphere公司修改了诉状，放弃了除五名被告之外的所有被告，然后针对其他213名被告重新提起了诉讼，该案分配给了同一法院另一名法官。

当Seeger法官问及原告重新立案的原因时，Blue Sphere解释说 “它不喜欢Seeger法官的担保金要求。”Seeger法官回应说：“当事人可以选择法院，但不可以选择法官”，并命令Blue Sphere将其行动告知新法官，同时禁止Blue Sphere 的律师在今后的任何诉讼中再次发生“挑选法官”的事件。

通过上述案例可以看到，当事人可以选择律师，在具备管辖点连接的基础上还可以选择起诉的法院，但是美国的司法制度不允许当事人挑选案件的法官，即使原告只是想少缴担保金。

Emoji案：商标的描述性合理使用之抗辩以及被告不应诉的后果

商标侵权诉讼的核心，归根结底是判断被诉侵权行为是否构成对商标权利人主张的商标专有权利的侵害。下面通过Emoji 案例进行说明。

1. 案件背景

原告Emoji Co. GmbH是一家注册在德国的公司，原告Emoji Co.在2015年至2018年期间获得了美国专利商标局的一系列商标授权，其注册了 “emoji”一词（注意是文字商标）而非字符本身的设计。这些注册涵盖了大量非emoji商品，从服装、纸制品、食品饮料到医疗设备。在起诉状中，Emoji Co.称，该公司利用这些注册与沃尔玛、雪佛兰和百事可乐等许多大公司达成了使用“emoji”商标的许可协议。该公司称，索尼影业公司获得了这种授权，以制作 2017 年的电影“The Emoji Movie”。Emoji Co.称自己是 "电子键盘领域以外的emoji商标使用的主要许可人"。

需要说明的是，自2020年初以来，Emoji Co. 已向伊利诺伊州北区联邦地区法院提起近100起商标侵权“附表A”诉讼 。如果以每起案件起诉300名“附表A”被告来估算，这意味着受诉讼影响的被告已达数万人次。^[10]

2. 你需要知道的"Emoji "那些事儿

Emojis 是一种流行的数字象形文字，该词是日语中“图片”和“字符 ”的谐音，允许用户通过任何使用标准文本的平台快速发送笑脸和许多其他微小图像。表情符号诞生于20世纪90年代末，2010年根据管理所有电子文本的Unicode规则进行了标准化，现在这些色彩缤纷的图标在网络交流中扮演着无处不在的角色。苹果、谷歌和几乎所有其他数字平台都提供了表情符号集。2015年，一个表情符号成为牛津字典的年度词汇。在线版本的《牛津英语词典》将emoji定义为“用于表达思想、情感等的小数字图像或图标”。在线版本的MerriamWebster词典将 emoji 定义为 “电子通信中文本字段（如文本）中使用的各种小图像、符号或图标中的任何一种”。

3. 被告的 被控商标侵权行为

以下图为例^[11]，Emojis起诉认为被告CafePress在Amazon上未经其许可，使用了原告的注册商标“emoji”（ 即绿框内）构成对原告“emoji”商标侵权，并要求赔偿损失。在该案中，通过抓取关键字“emoji”的方式，原告还起诉了包括被告CafePress在内的约250名被告，主要是中国跨境电商。

图二为Emoji公司提供的被告CafePress侵犯其"emoji "注册商标专用权的页面截屏

4. 描述性使用属于商标的合理使用，不构成商标侵权。但缺席被告仍需承担一定判赔数额。

那么问题来了，这样的情形是否构成“商标法意义上的使用”还是属于对客观事实的描述？是否构成商标侵权？

首先，被告没有使用“emoji”一词来识别其产品的来源。换言之， “emoji” 一词，没有出现在产品的名称中，而是出现在产品的描述中（见上图）。被告显然是在使用 “emoji”一词的字典含义来描述产品上显示的图形，因此这种提法并不是对Emoji商标的“仿冒”和“假冒”行为；其次，被告在使用Emoji时，字样、字号、颜色都未见有突出使用情形；再次，没有证据显示被告具有与原告的产品来源产生混淆、误认的主观恶意。由此可见，被告的“Emoji”标注行为并未构成商标法意义上的使用，属于对客观事实的描述，不构成对涉案商标的侵权。^[12]

法院也认为，商标合理使用的不侵权抗辩显而易见，“任何人都不能通过商标注册将描述性语言据为己有”。然而，法院话锋一转，继而认为，由于合理使用是一种肯定性抗辩（affirmative defense），而缺席被告均未到庭，没有一个提出这样的不侵权抗辩，所以法院仍然需要对缺席被告做出判赔。因为被告不具有侵权的主观故意，所以酌减了判赔数额，判了数百位被告每位被告2.5万美元的法定赔偿金。^[13]

这样的案件处理让我们朴素的认知受到了挑战，然而人家法官就这么判了。这个案例也再一次深刻地提醒人们，在缺席诉讼程序中，当法庭只听取原告未经反驳的主张时，事情会变得多么糟糕。

Xped LLC案：当事人要诚实、准确地陈述事实，误导法庭的，被告可寻求补偿，法院可予以制裁

在Xped LLC一案^[14]中，Jenkins法官在9月6日洋洋洒洒写了40多页的裁定书，指出原告及其代理人的虚假陈述和误导法庭可能导致法庭做出错误判决，因此决定对原告及其代理人的行为予以制裁。^[15]她以一种言辞巧妙的方式表达道：“尽管在‘附表A’案件中，一些律师似乎会采用‘拷贝粘贴’的方式处理案件，但他们的专业道德标准不应该受到任何影响。”

1. 关于原告对被告Respect the Look是否使用了原告注册商标即FLAGWIX 标志的不实陈述

图三为原告主张保护的旗帜产品，涉及其注册商标 FLAGWIX

图四为被告Respect the Look被控商标侵权的旗帜产品

联邦民事诉讼规则第 11 条第(b)款第(2)项规定，律师“在诉讼中的主张、辩护和其他法律论点[须]有现行法律为依据，而不能以无理取闹的论据扩展、修改或推翻现有法律。”

本案原告Xped LLC通过其律师针对数百名被告提起了附表A诉讼，涉及商标侵权和仿冒等，商标侵权主张围绕FLAGWIX商标展开，该商标是“Xped”用于布制旗帜的源标识符（注册商标）。“Xped”声称“被告的假冒产品使用与该商标相同或极为相似的商标，故寻求禁令救济和损害赔偿。

法院解释说：“两面旗帜并不完全相同：条纹的方向不同，手掌略有不同，其他元素的大小和位置也各不相同。更重要的是，被告销售的旗帜上没有 原告主张的FLAGWIX标识。”

法官批评了原告律师对被告Respect the Look提出的不实的商标侵权指控，“原告从未提供证据证明被告Respect the Look公司使用了FLAGWIX商标，也未证明有任何合理理由相信被告Respect the Look公司使用了FLAGWIX商标，因此对被告Respect the Look公司的任何商标侵权索赔都是轻率的。

原告律师不能因为不了解商标法而逃避制裁；律师在法庭上提出法律观点之前必须研究法律。”原告律师试图狡辩称，即使网上的图片没有商标，被告Respect the Look实施销售的旗帜上也有商标。因为在提起诉讼之前向数百个被告即每个被控侵权人购买旗帜的成本过高（言下之意，所以退其次只对被控侵权产品销售的页面做了截屏），法官驳斥认为，这是无稽之谈（a non-sequitur）。通过购买旗帜获取证据的成本可能较高，但这并不能使原告因此“豁免”从而不需要提供证明被告（或其他未使用该商标的被告）侵犯了其商标权的证据。相反，原告有责任明确证明其为何需要获得特别的临时禁令和初步禁令救济。原告律师还试图转而提出著作权和商业外观的诉讼主张，均未被法官采纳。

2. 关于原告对临时禁令是否送达的不实陈述

最后，Jenkins法官批评原告律师在2023年1月10日提交的关于临时禁令的送达证明，即“我已通过电子邮件向被告发送了相关文件的真实准确的副本”是故意的、重大的虚假陈述或误导性遗漏，是对法院的欺诈行为。该法官强调，送达是诉讼的关键时刻，它标志着被告有义务捍卫自己的利益。如果送达后被告没有到庭，法官通常会认为被告缺席。因此，如果原告不如实陈述送达情况，就会不适当地推进案件进展。

从实际执行情况来看，Jenkins法官表示她怀疑很多商侵权“附表A案件”的被告都没有得到适当的送达，实践中，法官通常会默认原告关于送达的陈述。法官意味深长地表示也许今后通过对送达问题进行更严格的司法审查，才会大大减少类似“附表A案件”的案件数量。

3. 法官对被告们的寄语

作为制裁措施之一，法院判令驳回原告对被告Respect the Look的起诉，并要求原告支付被告由此产生的律师费用。

对此法官写道，如果原告或其律师对法院进行欺诈或歪曲事实以获得临时和初步禁令救济，如果本案其他被告都能像本案Respect the Look被告在此案中所做的那样：聘请律师应诉，快速维护自身权益，并提请法院注意当事人的欺骗行为，判令原告支付被告律师费可以提供这种激励机制，因为它鼓励被告进行必要的抗争，而不是迫于原告的诉讼压力，就范于权利人的“滥用行为”。

启示

对于中国跨境电商而言，上述案例有以下几点启示：

1. 美国法院对司法管辖权的判定。美国法院在此类案件中，通常通过评估被告此前是否在司法管辖区内进行过实质性的销售承诺或销售行为，并结合允诺销售产品是否与诉讼相关等因素，来决定对被告是否具有司法管辖权

2. 尽管《海牙送达公约》为跨国送达提供了一套规范框架，美国联邦法院也行使了根据联邦民事诉讼规则第4(f)(3)条款裁定替代送达方式的裁量权。这意味着在商标侵权“附表A”诉讼中，美国法院采取了非常灵活变通的做法，认为其可依据具体情况决定采用即时、可靠且可追溯的送达方式，以确保原告能够及时获取有效救济。

3. 面对美国商标侵权“附表A”诉讼，不应诉并非明智之举。因为这样会导致缺席判决，使被告承担不必要的法律风险和经济损失。即使被告认为自己没有侵权，也应该积极应诉，获得美国律师的专业帮助，提出合理的抗辩理由，争取法院的支持和认可。

4. 在美国商标侵权诉讼中，商标的合理使用是一种有效的不侵权抗辩。如果被告能够证明自己的使用行为是对客观事实的描述，而不是对原告商标的仿冒或假冒，那么就可以免于承担侵权责任。因此，被告应该注意区分商标意义上的使用和描述性使用，避免在产品名称、标志、包装等方面使用原告的注册商标。